To dwie odrębne koncepcje uregulowania prawa patentowego, wskazujące komu ma zostać udzielony patent na wynalazek.
Choć możliwe jest przyjęcie ogólnego założenia, że obecnie systemem obowiązującym jest system „first-to-file” a więc ten, który gwarantuje udzielenie patentu osobie, która jako pierwsza dokonała zgłoszenia wynalazku, to analizując przepisy amerykańskiego prawa patentowego można łatwo dojść do wniosku, że przepisy te zasadniczo różnią się od przepisów europejskich. Główną sprzecznością jest funkcjonowanie w amerykańskim prawie patentowym instytucji „grace period”, okresu karencji, który w treści Konwencji o udzieleniu patentów europejskich wprost nie występuje.
Patenty są udzielane, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy, a także nadają się do przemysłowego stosowania. Skupiając się na prawie europejskim, patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich podpisanej w Monachium w 1973r. Reguluje ona ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich w każdym z państw będących członkami Europejskiej Organizacji Patentowej, wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku systemu „first-to-file” patentu udziela się twórcy wynalazku, który jako pierwszy dokona jego zgłoszenia, bez względu na rzeczywistą datę dokonania wynalazku. Ponadto, należy wskazać, że patenty mogą być udzielane tylko na wynalazki, które są nowe. Co za tym idzie, każde ujawnienie wynalazku osobom trzecim przed objęciem go ochroną patentową będzie równoznaczne z utratą nowości wynalazku. Tym samym, wynalazek nie może być publicznie ujawniony przed dokonaniem zgłoszenia.
System amerykański, który na skutek podpisania w 2011r. America Invents Act, od 2013r. jest systemem zbliżonym do systemu europejskiego, choć przyjmuje się, że nie jest to „czysty” system „first-to-file” a system „first-inventor-to-file”. Zastąpił on funkcjonujący poprzednio system „first-to-invent”, który oparty został na przepisach konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zakładał on, że patent jest udzielany tej osobie, która udowodni, że jako pierwsza dokonała wynalazku. Założenia obecnego systemu są podobne do systemu europejskiego, jednakże instytucja okresu karencji powoduje, że mimo próby harmonizacji amerykańskiego prawa patentowego i jego zbliżenia do innych, funkcjonujących systemów patentowych, co też było wskazane jako główna przyczyna przyjęcia nowego aktu w zakresie prawa patentowego, systemy te nie mogą być obecnie wskazane jako jednolite bądź też tożsame. Okres karencji, a więc publiczne ujawnienie wynalazku przed złożeniem zgłoszenia patentowego, wynosi 12 miesięcy. W rezultacie, takie ujawnienie nie stanowi części wcześniejszego stanu techniki i nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej udzielenie patentu. Choć wydawać by się mogło, że system ten ma wiele zalet, to za główną wadę uznać należy fakt, że, ze względu na obecność okresu karencji, nie likwiduje on tak naprawdę systemu „first-to-invent” a przeciwnie, otwiera drogę do funkcjonowania zawiłego systemu „first-to-dislose” a więc systemu umożliwiającemu przyznanie ochrony patentowej temu, kto jako pierwszy ujawni swój wynalazek. Bezsprzecznie potęguje to złożoność założeń prawa patentowego oraz niepewność zgłaszającego wynalazek.
Porównując oba systemy, ich założenia oraz wpływ na przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie patentu, za niezrozumiałe uznać należy obecne, coraz głośniejsze głosy opowiadające się za dalszą harmonizacją prawa patentowego, gdzie kluczowym elementem miałby się stać powszechnie obowiązujący okres karencji.
Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan
Konfederacja Lewiatan